Отказ правообладателю товарного знака в судебной защите по причине злоупотребления правом

Михаил Касаткин,
студент Санкт-Петербургского государственного университета

Фабула дела

Индивидуальный предприниматель (истец) является правообладателем товарного знака «ПЛАНЕТА». Данный товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Класс 35 МКТУ включает в основном услуги, связанные с управлением бизнесом, эксплуатацией, организацией и администрированием коммерческих или промышленных предприятий, а также рекламу, услуги маркетинга и продвижения. В частности, в этот перечень входит и деятельность магазинов оптовой и розничной торговли.

Истец обратился в суд с иском к ООО «Планета» (ответчик) о защите исключительного права на товарный знак и взыскании 600 тыс. руб. компенсации. Иск мотивирован тем, что ответчик использует в качестве названия торгового центра обозначение «Планета», сходное до степени смешения с принадлежащим истцу товарным знаком «ПЛАНЕТА».

Позиции нижестоящих судов

Необходимо отметить, что рассмотрение данного дела тянется с середины 2020 года, уже второй раз доходя до кассационной инстанции. В ходе первого круга суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска, однако постановлением суда кассационной инстанции дело было направлено на новое рассмотрение.

При новом рассмотрении суд первой инстанции не изменил своего решения и отказал истцу в удовлетворении иска. Суд усмотрел в действиях истца признаки злоупотребления правом, установив, что истец приобретал права на товарный знак с целью предъявления исков к добросовестным участникам рынка. Таким образом, его намерением было не ведение экономической деятельности с использованием данного товарного знака, а взыскание компенсаций с других участников оборота, получение судебной защиты при отсутствии достойного интереса (имитация нарушения исключительного права). Помимо этого, суд первой инстанции пришел к выводу о недоказанности возможности введения потребителей в заблуждение при использовании спорного товарного знака ответчиком.

Апелляционный суд отменил данное решение. Он посчитал, что деятельность истца (класс 35 МКТУ — деятельность магазинов оптовой и розничной торговли) и ответчика (деятельность по управлению нежилым фондом и сдаче его в аренду) обладает однородностью, хоть и в малой степени. Однако малая однородность деятельности в данном случае компенсируется высокой степенью сходства обозначений («ПЛАНЕТА» и «Планета»). Результатом этого становится смешение в глазах потребителя деятельности, проводимой истцом и ответчиком. При рассмотрении вопроса о злоупотреблении правом суд отметил, что не имеется свидетельств, подтверждающих такие намерения у истца. Исходя из этого, апелляционный суд отменил решение первой инстанции и частично удовлетворил иск, взыскав с ответчика компенсацию в размере 100 тыс. руб.

Суд по интеллектуальным правам поддержал выводы апелляционной инстанции.

Позиция Верховного Суда Российской Федерации

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации (далее — ВС РФ) отменила постановления апелляционной инстанции и Суда по интеллектуальным правам и оставила в силе решение суда первой инстанции.

Коллегия усмотрела в действиях истца признаки злоупотребления правом на судебную защиту, а также указала на недоказанность возможности введения в заблуждение потребителей ввиду неоднородности деятельности истца и ответчика.

Комментарий

1. Формирование единой практики в делах, связанных со злоупотреблением правом на судебную защиту исключительных прав на средства индивидуализации, представляется крайне актуальной проблемой, поскольку практика арбитражных судов серьезно разнится даже в пределах споров по одним и тем же товарным знакам.

2. Отказ в удовлетворении требований истца основан на квалификации судом его действий как злоупотребления правом на судебную защиту. Заведомо недобросовестное осуществление своих гражданских прав (злоупотребление правом) является недопустимым; если же такое злоупотребление устанавливается при обращении в суд за защитой права, то это является самостоятельным основанием для отказа в иске (статья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации; далее — ГК РФ). При этом поведение может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления стороны, но и по инициативе суда.

2.1. В рассматриваемом деле суд первой инстанции расценил действия истца как злоупотребление и отказал в удовлетворении требований. Суд мотивировал это отсутствием надлежащих доказательств осуществления истцом экономической деятельности с использованием принадлежащего ему знака обслуживания, с учетом чего реальной целью приобретения товарного знака истцом является получение прибыли путем подачи исков и взыскания компенсаций с иных участников оборота.

Подобная проблематика не является чем-то новым для российской правовой системы. Уже довольно давно суды сталкиваются с истцами, которые аккумулируют в своих руках большое количество товарных знаков для дальнейшего обращения в суд и взыскания компенсаций. Еще в 2015–2016 годах ВС РФ отмечал, что являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию тождественных или сходных с ним обозначений в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право¹. Позднее в пункте 154 постановления от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» Пленум ВС РФ зафиксировал возможность отказа лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если исходя из конкретных фактических обстоятельств действия по приобретению соответствующего товарного знака или по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

При этом само по себе неиспользование товарного знака для осуществления реальной экономической деятельности нельзя расценивать как злоупотребление, являющееся основанием для отказа в защите. Например, при неиспользовании товарного знака право на защиту может быть реализовано правообладателем с целью пресечения паразитирования третьих лиц на его репутации в ситуации, когда товарный знак используется лишь для части охраняемых им товаров².

3. Борьба со злоупотреблением правом на защиту исключительных прав на товарные знаки напрямую связана с необходимостью борьбы с патентными троллями. Сам по себе термин «патентный тролль» не закреплен в каких-либо правовых документах, однако широко используется юристами по всему миру. Под патентными троллями принято понимать субъектов, аккумулирующих в своих руках большое количество товарных знаков (или патентов). Чаще всего такие тролли регистрируют или приобретают большое количество товарных знаков, после чего занимают выжидающую позицию и начинают поиск компаний, к которым они могут предъявить иск. Они не ведут никакой экономической деятельности с использованием принадлежащих им знаков, а просто используют их как основание для обращения в суд и взыскания компенсаций. При этом товарные знаки, которые регистрируют патентные тролли, формируются из простых и не слишком уникальных слов (или словосочетаний). Например, истец в рассматриваемом деле — индивидуальный предприниматель — является владельцем нескольких сотен товарных знаков, среди которых: «Планета», «Ключ», «Муравей», «Слон», «Лимон», «Мотив».

С точки зрения российского законодательства патентные тролли не являются нарушителями, поскольку осуществляют свою деятельность в рамках закона, опираясь на «легальную монополию» правообладателя (данный термин активно критикуется в юридическом сообществе³). После регистрации товарного знака правообладатель получает исключительное право, которое позволяет ему применять товарный знак любым способом, который не противоречит закону, распоряжаться им по своему усмотрению, а также запрещать его использование третьими лицами (§ 2 главы 76 ГК РФ). Помимо этого, запрещается регистрация новых товарных знаков, схожих до степени смешения с существующим. Простая система регистрации товарного знака, возможность отсроченной оплаты пошлины за регистрацию и сильное исключительное право — все это создает отличную почву для появления на рынке игроков, паразитирующих на владении товарными знаками. Тема необходимости борьбы с патентными троллями регулярно поднимается в юридическом сообществе, а для ее решения предлагаются различные варианты — от усложнения процедуры регистрации товарного знака до создания специального реестра недобросовестных владельцев средств индивидуализации. В рамках круглого стола в Торгово-промышленной палате Российской Федерации был представлен вариант рекомендаций (критериев), которые позволяют эффективно доказать суду факт злоупотребления правом⁴. К таким критериям отнесены: отсутствие фактического использования объекта интеллектуальной собственности на стороне истца; фиктивность доказываемого использования; аккумулирование на истце большого количества объектов интеллектуальной собственности (особенно из разных сфер); регистрация истцом в качестве товарных знаков широко используемых в гражданском обороте слов/словосочетаний; концентрация деятельности истца на получении прибыли путем подачи заявлений о компенсации в связи с нарушением права; существующая практика о признании действий истца недобросовестной конкуренцией или злоупотреблением правом; процессуальная активность истца по аналогичным делам.

4. В вопросе о сходстве товарных знаков до степени смешения ВС РФ согласился с позицией суда первой инстанции. Оценка вероятности смешения товарного знака и спорного обозначения осуществляется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычного потребителя. Суд первой инстанции посчитал, что сходство обозначения «Планета» и знака «ПЛАНЕТА» (который зарегистрирован на имя истца) компенсируется неоднородностью видов деятельности. Знак обслуживания (товарный знак) зарегистрирован для 35-го класса МКТУ — деятельность магазинов оптовой и розничной торговли, в то время как ответчик осуществляет деятельность по управлению эксплуатацией нежилого фонда и исполняет функции управляющей компании торгового комплекса. Такая неоднородность исключает возможность смешения в глазах потребителя спорного обозначения и знака обслуживания, принадлежащего истцу.

Оценка сходства дается судом с точки зрения обычного потребителя соответствующего товара, не обладающего специальными знаниями адресата товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак⁵. Оценка производится путем проведения мысленного эксперимента, постановки себя на место обычного потребителя. Суд может учитывать различные доказательства, представленные сторонами, в том числе опросы общественного мнения, однако итоговое решение выносится исходя из внутреннего убеждения судьи. Такой подход вызывает различные опасения, в том числе опасение о том, что он легализует произвольное и субъективное мнение судьи, заставляет высказывать свое мнение, а не опираться на заключение экспертизы⁶. Для недопущения слишком вольной оценки пункт 162 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 предусматривает перечень критериев, по которым суд сравнивает обозначения при решении вопроса о сходстве: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. В рассматриваемом деле коллегия упомянула данные критерии и указала, что проигнорировавшие их суды апелляционной и кассационной инстанций нарушили методологию определения вероятности смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте.