В настоящее время значительная часть нарушений исключительных прав совершается в Интернете, в связи с чем проблемы ответственности и пресечения таких нарушений вызывают большой интерес. * Высказанные в статье позиции являются частным мнением автора и не должны рассматриваться в качестве официальных позиций Суда по интеллектуальным правам.
В данной статье будут рассмотрены спорные вопросы, возникающие на практике при защите исключительных прав, нарушенных в сети Интернет, с учетом разъяснений Конституционного Суда Российской Федерации (далее — Конституционный Суд), Верховного Суда Российской Федерации (далее — Верховный Суд), а также практики Суда по интеллектуальным правам и иных арбитражных судов.
По общему правилу основанием для применения мер защиты является факт нарушения исключительного права. Ввиду этого в первую очередь необходимо выяснить, в каких случаях действия по использованию результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации признаются нарушением исключительных прав и как правильно зафиксировать нарушение. Затем следует установить, какие меры защиты и в отношении какого лица можно применить, как добиться их реализации. Перед обращением в суд за защитой права нужно определить суд, компетентный рассматривать соответствующий спор, и соблюсти претензионный порядок (если он является обязательным). Ниже рассматриваются три обозначенные группы вопросов.
Нарушение исключительного права
В КАКИХ СЛУЧАЯХ ДЕЙСТВИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ПРИЗНАЮТСЯ НАРУШЕНИЕМ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ?
Нарушения, совершаемые в Интернете, можно условно разделить на две категории:
— нарушения в домене (доменные споры);
— нарушения на сайте.
Под доменными спорами понимаются споры по использованию доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками или иными средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, а также по использованию в доменных именах частей произведений (название произведения и персонажи).
Случаи, в которых имеет место нарушение исключительных прав в доменных спорах, рассмотрены в Справке по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.03.14 № СП-21/41 (далее — Справка по доменным спорам). Согласно изложенному в этой Справке подходу нарушение исключительного права на товарный знак имеет место тогда, когда домен, тождественный или сходный до степени смешения с товарным знаком, используется в отношении товаров и услуг, для которых он зарегистрирован или однородных им (к примеру, на сайте, на который адресует домен, размещен чужой товарный знак и предлагаются услуги, в отношении которых товарный знак зарегистрирован). При этом сама по себе регистрация тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком доменного имени может быть признана злоупотреблением правом (статья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации; далее — ГК РФ) и/или недобросовестной конкуренцией (статья 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883; далее — Парижская конвенция)). Аналогичный подход применим к иным средствам индивидуализации. 1 Журнал Суда по интеллектуальным правам (http://ipcmagazine.ru).
В ситуации, когда часть произведения (его название или персонажи) используется в доменном имени, нарушение будет иметь место, если часть произведения можно признать самостоятельным результатом творческого труда (пункт 7 статьи 1259 ГК РФ, пункт 9 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда 23 сентября 2015 года; далее — Обзор Верховного Суда от 23.09.15).
Как показывает анализ арбитражной судебной практики, наиболее распространенными нарушениями являются неправомерное размещение на сайте товарных знаков с предложением к продаже товаров, маркированных товарными знаками, а также размещение чужих фотографий. С учетом этого целесообразно рассмотреть данные случаи более подробно.
По общему правилу использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации считается неправомерным, когда не получено согласие правообладателя (абзац третий пункта 1 статьи 1229 ГК РФ). Но в части четвертой ГК РФ предусмотрен ряд случаев, когда согласие не требуется.
Так, согласно статье 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.
С учетом этого, если товар, маркированный товарным знаком, был введен в оборот самим правообладателем или с его согласия, то дальнейшее предложение такого товара на сайте не должно считаться нарушением исключительного права на товарный знак (например, дела № А35-8325/2015, А56-62229/2014).
В отношении произведений также действует принцип исчерпания прав (статья 1272 ГК РФ). Однако применительно к использованию произведений в Интернете данная норма нерелевантна, поскольку она действует только в части последующего распространения экземпляров произведения (материальных носителей), но не предполагает свободное использование самого произведения (см. пункт 13 Обзора Верховного Суда от 23.09.15). То есть при покупке книги приобретатель не имеет права сканировать и выкладывать ее в Интернете (за исключением, если он получил согласие правообладателя).
Вместе с тем законом предусмотрен ряд случаев, когда использование произведений может признаваться правомерным и при отсутствии согласия правообладателя. Одним из случаев свободного использования произведений, который предусмотрен в части четвертой ГК РФ, является цитирование (подпункт 1 пункта 1 статьи 1274 ГК РФ).
На практике возник вопрос о том, применяются ли нормы о цитировании к фотографиям.
Данный вопрос был решен при рассмотрении одного из дел в Верховном Суде (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда от 25.04.17 № 305-ЭС16-18302; включено в пункт 20 Обзора судебной практики Верховного Суда № 3 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда 12 июля 2017 года).
Согласно обстоятельствам дела ответчик размещал на своем сайте обзоры блогов, которые включали в себя фотографии и фрагменты текста различных материалов, публикуемых в сети Интернет. В данные обзоры были включены фотографии из фоторепортажей, содержащихся в блогах истца, что, по его мнению, было неправомерным, и он обратился в суд за защитой исключительных прав на фотографии.
Суд первой инстанции пришел к выводу, что имеет место цитирование фотографий в информационных целях, условия цитирования соблюдены, поэтому признал использование правомерным. Суды апелляционной и кассационной инстанций с таким выводом не согласились, указав, что использование фотографий, полностью выраженных в графической форме, не является цитированием, цитирование может быть применено только к тексту или высказываниям.
Верховный Суд при рассмотрении данного дела признал, что нормы о цитировании применяются к любым произведениям, в том числе к фотографическим. Соответственно, использование фотографий на сайте будет правомерным при соблюдении указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 1274 ГК РФ четырех условий:
— использование в научных, полемических, критических, информационных, учебных целях, в целях раскрытия творческого замысла автора;
— объем использования оправдан целью цитирования;
— указан автор и источник заимствования;
— произведение было изначально обнародовано правомерно.
Если хоть одно из перечисленных условий не соблюдается (например, не указан автор и источник заимствования), такое использование признается нарушением исключительного права (например, постановление Суда по интеллектуальным правам от 05.06.17 по делу № А65-12234/2016).
На практике также возникают споры о том, является ли использование обозначения, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака, до момента его регистрации нарушением исключительного права на товарный знак (см., например, протокол заочного заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам от 16.10.17 № 172). С одной стороны, исключительное право на товарный знак действует с момента подачи заявки на регистрацию (статья 1491 ГК РФ). С другой стороны, исключительное право на товарный знак признается и охраняется лишь при условии регистрации (пункт 1 статьи 1232, статья 1480 ГК РФ). 2 Журнал Суда по интеллектуальным правам (http://ipc.arbitr.ru/ node/14082).
Так, в одном из дел Президиум Верховного Суда признал, что действия по использованию обозначения, совершенные до даты регистрации его в качестве товарного знака и внесения сведений в Государственный реестр товарных знаков, не являются нарушением исключительного права на товарный знак (постановление Президиума Верховного Суда от 27.12.17 № 227-П17). При этом суд исходил из следующего.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1232 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ, исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации признается и охраняется при условии государственной регистрации такого результата или такого средства.
В частности, такая государственная регистрация предусмотрена в отношении товарных знаков.
Обозначение, которое заявлено на государственную регистрацию и проходит экспертизу в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) (статьи 1497–1499 ГК РФ), до даты его регистрации и внесения сведений в Государственный реестр товарных знаков не может быть признано товарным знаком по смыслу положений ГК РФ (пункт 1 статьи 1477, статья 1481, пункт 1 статьи 1484 ГК РФ).
Дата подачи заявки служит лишь моментом отсчета срока действия исключительного права и определяет согласно пункту 1 статьи 1494 ГК РФ дату приоритета товарного знака (например, в целях применения пункта 6 статьи 1483 ГК РФ).
С учетом изложенной позиции совершенные третьими лицами до государственной регистрации товарного знака действия по использованию сходного обозначения не являются нарушением исключительного права и к таким лицам не могут быть применены меры ответственности, предусмотренные гражданским законодательством (постановления Суда по интеллектуальным правам от 01.02.17 по делу № А71-914/2016, от 17.02.17 по делу № А71-990/2016, от 03.04.17 по делу № А54-4230/2015, от 20.06.17 по делу № А07-18668/2016, от 16.08.17 по делу № А53-26274/2015).
В то же время, если третьи лица будут недобросовестно использовать обозначение, заявленное другим лицом на регистрацию в качестве товарного знака, такие действия могут быть признаны злоупотреблением правом (статья 10 ГК РФ) и/или недобросовестной конкуренцией (статья 10.bis Парижской конвенции).
КАКИМ ОБРАЗОМ МОЖНО ЗАФИКСИРОВАТЬ НАРУШЕНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА В ИНТЕРНЕТЕ?
Учитывая особенность функционирования Интернета, которая связана с тем, что в любой момент можно быстро изменить содержание интернет-страницы и в таком случае доказывание факта нарушения станет невозможным, важно своевременно зафиксировать нарушение.
Чтобы зафиксировать факт нарушения в сети Интернет, правообладатель может до обращения в суд попросить нотариуса осуществить осмотр доказательств и зафиксировать результаты в протоколе (статьи 102–103 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, утвержденных Верховным Советом Российской Федерации 11.02.93 № 4462-1). Данный способ фиксации является наиболее надежным, поскольку оспорить его возможно только в отдельном судебном процессе или можно исключить в случае фальсификации (часть 5 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации; далее — АПК РФ).
Также суд сам может зафиксировать нарушение. После принятия к производству обращения, к которому в качестве доказательств обоснованности заявленных требований приложены распечатанные копии страниц сайтов в сети Интернет, суд вправе в ходе подготовки дела к судебному разбирательству или в ходе судебного разбирательства по делу в целях собирания (обеспечения) доказательств незамедлительно провести осмотр данных страниц (часть 5 статьи 3, статья 79 АПК РФ, пункт 22 постановления Пленума Верховного Суда от 26.12.17 № 57 «О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего использование документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов»). Результат фиксируется в протоколе осмотра доказательств или протоколе судебного заседания с приложением скриншотов или распечаток (см. пункт 1.1 Информационной справки, подготовленной по результатам обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда по некоторым вопросам, возникающим при оценке доказательств, содержащих информацию, размещенную в сети Интернет, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.09.17 № СП-23/243). 3 Журнал суда по интеллектуальным правам (http://ipcmagazine.ru).
Кроме того, правообладатель может самостоятельно зафиксировать нарушение в Интернете доступными средствами и представить в материалы дела скриншоты интернет-страниц, распечатки информационных ресурсов. Такие носители должны содержать дату фиксации информации (дату изготовления скриншота, дату распечатки и т. п.), адрес нахождения информации, а также должны быть заверены подписью представляющего их лица (представителя) (например, постановление Суда по интеллектуальным правам от 30.11.17 по делу № А12-69825/2016, см. также пункт 1.1.3 указанной в предыдущем абзаце справки).
В том случае, если нарушение своевременно не зафиксировано и спорная информация с сайта удалена, можно воспользоваться архивом Интернета, который позволяет установить нахождение информации на сайте в определенный момент времени (см. анализ практики по применению данного доказательства в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.02.18 по делу № СИП-385/2017).
Меры защиты
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В статье 1252 ГК РФ предусмотрен общий перечень возможных способов защиты исключительного права. Данные способы включают в себя как меры ответственности, так и меры защиты, не являющиеся мерами ответственности.
При применении мер ответственности, как правило, осуществляется не только восстановление нарушенных прав, но и обременение правонарушителя в виде возложения дополнительных обязанностей либо лишения имеющихся субъективных прав4. Поэтому по общему правилу данные меры применяются лишь при наличии вины нарушителя. 4 Иоффе О. С. Избранные труды по гражданскому праву. М.: Статут, 2000. С. 461.
Вместе с тем в законодательстве установлены исключения из этого общего правила. В частности, согласно абзацу третьему пункта 3 статьи 1250 ГК РФ меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины нарушителя. Единственный случай, когда вина учитывается в отношении лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, — когда эти лица осуществляют функции информационного посредника.
В силу пункта 1 статьи 1253.1 ГК РФ информационный посредник несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационной сети на общих основаниях, предусмотренных ГК РФ, при наличии вины с учетом особенностей, установленных пунктами 2 и 3 указанной статьи.
В настоящей работе намеренно не освещается специальный вопрос о привлечении к ответственности и применении иных мер защиты в отношении информационных посредников, поскольку в силу большого количества возникающих на практике спорных вопросов он требует детального рассмотрения в отдельной статье.
При этом меры защиты, не являющиеся мерами ответственности, применяются ко всем субъектам вне зависимости от вины (пункт 23 совместного постановления Пленумов Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.09 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»; далее — постановление № 5/29).
Рассмотрим особенности применения данных мер, в том числе с учетом актуальной судебной практики.
КАКИЕ МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И В ОТНОШЕНИИ КОГО МОЖНО ПРИМЕНИТЬ?
К мерам гражданско-правовой ответственности относятся: взыскание убытков или компенсации, изъятие контрафактных материальных носителей, изъятие и уничтожение орудий, оборудования или иных средств, главным образом используемых или предназначенных для совершения нарушения, ликвидация юридического лица и прекращение деятельности индивидуального предпринимателя.
На практике наиболее востребованной мерой защиты является требование о взыскании компенсации. Прежде всего это объясняется тем, что для ее взыскания правообладатель не обязан доказывать размер убытков, причиненных нарушением (пункт 43.2 постановления № 5/29). В то же время в целях обоснования заявленного размера компенсации правообладателю целесообразно представлять доказательства, подтверждающие вероятные убытки, поскольку они учитываются судами при определении размера компенсации (пункт 43.3 постановления № 5/29). Если такие доказательства не представлены, то с учетом иных обстоятельств дела суд может снизить заявленный размер компенсации (например, постановления Суда по интеллектуальным правам от 16.08.17 по делу № А53-26274/2015, от 09.09.16 по делу № А53-30953/2015).
По общему правилу суд взыскивает компенсацию не ниже низшего предела, установленного в части четвертой ГК РФ (пункт 43.3 постановления № 5/29). Однако в случаях, когда одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, общий размер компенсации может быть снижен судом ниже низшего предела, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения (абзац третий пункта 3 статьи 1252 ГК РФ)
Тем не менее размер подлежащей выплате компенсации даже с учетом ее снижения в некоторых случаях может быть несоразмерен последствиям нарушения. В связи с этим Конституционный Суд выразил позицию о том, что в исключительных случаях при соблюдении определенных условий возможно снижение компенсации ниже низшего предела. Согласно постановлению Конституционного Суда от 13.12.16 № 28-П возможно установление компенсации ниже минимального предела, установленного в ГК РФ, в случае нарушения одним действием прав на несколько объектов интеллектуальной собственности, когда:
— размер компенсации многократно превышает причиненные убытки (доказывается ответчиком);
— правонарушение совершено впервые, не являлось существенной частью предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.
В отношении критерия «правонарушение совершено впервые» в практике стали складываться разные подходы. Некоторые суды полагают, что признак неоднократности имеет место только в том случае, если ответчик повторно нарушает исключительные права одного и того же правообладателя (например, постановления Седьмого арбитражного апелляционного суда от 28.08.17 по делу № А03-82/2017, от 23.03.18 по делу № А03-17323/2017). В то же время Суд по интеллектуальным правам в одном из дел отметил, что при применении позиции, выраженной Конституционным Судом, имеет значение не только факт нарушения прав истца, но и факты нарушения прав иных лиц; если ответчик уже привлекался к гражданско-правовой ответственности за нарушение исключительных прав других лиц, правонарушение нельзя считать совершенным впервые (постановление Суда по интеллектуальным правам от 14.12.17 по делу № А04-5733/2016).
Разъяснения даны Конституционным Судом применительно к делам, в которых нарушителями выступали индивидуальные предприниматели. Вместе с тем при применении этих разъяснений в конкретном деле Верховный Суд отметил, что они применимы также к юридическим лицам; более того, действуют в отношении всех видов компенсации, а не только компенсации, исчисляемой по усмотрению суда в пределах от 10 тыс. до 5 млн рублей (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда от 25.04.17 № 305-ЭС16-13233).
Часто суды снижают заявленный размер компенсации по своему усмотрению без каких-либо заявлений со стороны ответчика, даже когда ответчик в судебные заседания не является и процессуальные документы не представляет.
Верховный Суд во многих делах подчеркивал, что суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 АПК РФ доказать необходимость применения судом подобной меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости, должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами (пункт 21 Обзора судебной практики Верховного Суда № 3 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда 12 июля 2017 года, определения Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда от 25.04.17 № 305 -ЭС16 -13233, от 11.07.17 № 308 -ЭС17-3085, 308-ЭС17-2988, 308-ЭС17-3088, № 308-ЭС17-4299).
Более того, как следует из пункта 47 Обзора Верховного Суда от 23.09.15, любое снижение заявленного размера компенсации, а не только ниже минимального предела, возможно лишь по заявлению ответчика при наличии соответствующих доказательств.
При этом следует учитывать, что в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ взыскание компенсации возможно только в прямо предусмотренных законом случаях: нарушение исключительного права на произведение — статья 1301 ГК РФ, на объект смежных прав — статья 1311 ГК РФ, на объекты патентных прав — статья 1406.1 ГК РФ, на товарные знаки — статья 1515 ГК РФ, на наименование места происхождения товара — статья 1537 ГК РФ. Соответственно, в случае нарушения исключительного права на иные объекты правообладатель не вправе требовать взыскания компенсации, но может использовать иные средства защиты, в частности, недопустимо взыскание компенсации за нарушение исключительного права на фирменное наименование (постановление Суда по интеллектуальным правам от 03.08.17 по делу № А55-19280/2016).
Меры ответственности применяются к нарушителю, то есть к лицу, которое непосредственно использовало результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без согласия правообладателя.
В доменных спорах требование о возмещении убытков или взыскании компенсации предъявляется к администратору соответствующего доменного имени и к лицу, фактически использовавшему доменное имя, тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку (пункт 1.2 Справки по доменным спорам). Исходя из пункта 1.1 Правил регистрации доменных имен в доменах .RU и . РФ, утвержденных решением АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» от 05.10.11 № 2011-18/81, под администратором домена понимается пользователь, на имя которого зарегистрировано доменное имя в реестре. Администратор домена определяет, на какой сайт доменное имя будет адресовать.
Сведения об администраторе домена устанавливаются с помощью онлайн-сервиса whois (http://www.whois-service.ru/, сервис не отражает сведений о физических лицах, за исключением случаев, когда они дали на это согласие) или с помощью запросов регистратору домена.
Если речь идет о нарушении исключительного права только на сайте, меры ответственности применяются к лицу, которое размещает на сайте информацию (например, постановление Суда по интеллектуальным правам от 28.09.16 по делу № А65-26240/2015). Как правило, таким лицом выступает владелец сайта, поскольку именно он самостоятельно и по своему усмотрению определяет порядок использования сайта в сети Интернет, в том числе порядок размещения информации на таком сайте (пункт 17 статьи 2 Федерального закона от 27.07.06 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; далее — Закон об информации). Чаще всего администратор домена и владелец сайта являются одним и тем же лицом, но это могут быть и разные лица.
Согласно пункту 2 статьи 10 Закона об информации владелец сайта в сети Интернет обязан размещать на принадлежащем ему сайте информацию о своих наименовании, месте нахождения и адресе, адресе электронной почты для обеспечения возможности правообладателям направлять претензии по поводу нарушений на сайте. С учетом этого наличие информации о наименовании организации, ее месте нахождения и адресе, адресе электронной почты на сайте может свидетельствовать о том, что данная организация является владельцем сайта. Установление владельца сайта также возможно с помощью запроса к хостинг-провайдеру, поскольку последний заключает с владельцем сайта договор на размещение сайта на своем сервере.
Если администратор домена не докажет, что не он, а другое лицо является владельцем сайта и разместило спорный материал, то презюмируется, что именно администратор домена, который адресует на этот сайт, является владельцем сайта и разместил информацию, соответственно, он несет ответственность за ее размещение (например, дела № А40 56845/2014, А41-82210/2016).
Если судом установлено, что нарушение прав правообладателя произошло в результате совместных действий администратора домена и лица, непосредственно размещающего информацию на сайте, то такие лица привлекаются к солидарной ответственности на основании статьи 1080 ГК РФ (пункт 1 Справки о некоторых вопросах применения норм раздела III «Общая часть обязательственного права» части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением главы 23 («Обеспечение исполнения обязательств»), утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.09.15 № СП-23/245). 5 Журнал Суда по интеллектуальным правам (http://ipcmagazine.ru).
Часто домен регистрируется на имя руководителя организации, а предложением товаров и услуг на сайте занимается сама организация. При этом размещение на сайте реквизитов и контактных сведений организации, в которой администратор домена является генеральным директором и участником, может свидетельствовать о том, что администратор действует в гражданском обороте в интересах этой организации, поскольку именно действия руководителя как единоличного исполнительного органа определяют действия и бездействие организации в отношениях с контрагентами. В таком случае данная организация может быть признана надлежащим ответчиком по иску о взыскании компенсации за неправомерное использование товарного знака на указанном сайте (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда от 27.06.16 № 307-ЭС16-881). Более того, как отмечено выше, размещение такой информации на сайте может свидетельствовать о том, что данная организация является владельцем сайта.
КАКИЕ МЕРЫ ЗАЩИТЫ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ МЕРАМИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, И В ОТНОШЕНИИ КАКИХ ЛИЦ МОЖНО ПРИМЕНИТЬ?
Как правило, в случае нарушения исключительных прав правообладатели заинтересованы в большей степени в том, чтобы пресечь нарушение, чем в получении компенсации или взыскании убытков.
Положения действующего законодательства позволяют предъявлять такие требования. Например, согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав возможна путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, — к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия. Кроме того, возможность предъявления данного требования специально отмечена в отношении информационных посредников. На основании пункта 4 статьи 1253.1 ГК РФ к информационному посреднику, который в соответствии с названной статьей не несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав, могут быть предъявлены требования о защите интеллектуальных прав (пункт 1 статьи 1250, пункт 1 статьи 1251, пункт 1 статьи 1252 ГК РФ), не связанные с применением мер гражданско-правовой ответственности, в том числе об удалении информации, нарушающей исключительные права, или об ограничении доступа к ней.
Таким образом, по общему правилу, требование о пресечении предъявляется к непосредственному нарушителю, но может быть предъявлено и к другим лицам, в частности к информационным посредникам.
При реализации данного требования на практике возникает ряд сложностей. Первая проблема связана с определением лица, к которому можно предъявить соответствующее требование, и с формулированием данного требования. Вторая — касается обеспечения исполнения судебного акта о пресечении нарушения в сети Интернет. Ниже данные проблемы рассмотрены более детально.
Требование о пресечении действий, нарушающих исключительное право и выражающихся в незаконном использовании доменного имени, предъявляется к администратору соответствующего доменного имени. Это требование может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени, в том числе определенным образом (см. Справку по доменным спорам).
Если речь идет о нарушении исключительного права на сайте, то предъявление иска о пресечении нарушения к администратору домена, который не является владельцем сайта, представляется нецелесообразным с точки зрения соразмерности мер защиты и исполнимости судебного акта.
Для администратора домена, не являющегося владельцем сайта, единственным способом пресечь нарушение может быть прекращение доступа к сайту (прекращение делегирования). В этом случае сайт не будет доступен под данным доменом, но может быть доступен с использованием других доменных имен. Соответственно, такая мера фактически не приведет к прекращению нарушения (лишь затруднит доступ к материалу).
Поскольку помимо противоправного контента на сайте может быть размещена другая информация, вряд ли полное прекращение доступа к сайту можно признать соразмерным способом защиты. Представляется, что предъявление такого требования к администратору домена разумно лишь тогда, когда неправомерно используется полная копия чужого сайта (постановление Суда по интеллектуальным правам от 17.01.17 по делу № А40-4199/2016).
Если иск заявлен о пресечении нарушения путем прекращения использования спорных объектов на сайте, то надлежащим ответчиком по такому иску должен выступать владелец сайта, поскольку именно он имеет возможность удалить информацию с сайта.
Если подобный иск будет удовлетворен в отношении администратора домена, который владельцем сайта не является, то судебный акт может быть неисполнимым, поскольку возможность размещать и удалять информацию на сайте имеет именно владелец сайта.
При формулировании требования о пресечении нарушения следует иметь в виду, что абстрактные требования об общем запрете конкретному лицу на будущее в любое время использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в силу закона не подлежат удовлетворению (постановление Суда по интеллектуальным правам от 30.05.17 по делу № А40-124407/2016).
После получения судебного акта, по которому ответчик обязывается прекратить нарушение исключительных прав, встает вопрос о его исполнении.
Чтобы стимулировать ответчика к добровольному исполнению такого акта, правообладатель вправе требовать в суде наложения на ответчика штрафа на случай неисполнения судебного акта. Согласно статье 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330 ГК РФ) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения.
Как разъяснил Верховный Суд, данные положения могут применяться также при побуждении к исполнению судебного акта в деле о защите права собственности (пункт 28 постановления Пленума Верховного Суда от 24.03.16 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств»).
Представляется, что указанный подход может быть распространен и на защиту исключительного права. В частности, постановлением Суда по интеллектуальным правам от 06.02.17 по делу № А50-29320/2015 оставлено в силе решение суда первой инстанции, которым, в частности, с ответчиков взыскана неустойка на случай неисполнения судебного акта о пресечении нарушения исключительного права.
Однако данная мера вряд ли будет эффективной, если ответчиком выступает иностранная компания, что затруднит или сделает невозможным исполнение судебного акта о взыскании денежных средств при отсутствии имущества на территории Российской Федерации.
В то же время если у ответчика имеется зарегистрированный у российского регистратора домен, то видится возможным обращение взыскания на него в случае неисполнения судебных актов. Согласно пункту 7 части 1 статьи 75 Федерального закона от 02.10.07 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» допускается обращение взыскания на иные имущественные права должника, не названные прямо в данной статье. Право на домен представляет собой имущественное право, вытекающее из обязательства с регистратором домена. В одном из дел была признана возможность обращения взыскания на такое право (постановление Арбитражного суда Московского округа от 12.07.17 по делу № А41-70934/2016).
Для защиты авторских и смежных прав (кроме прав на фотографии) в законодательстве установлен специальный механизм, позволяющий прекратить нарушение при наличии судебного акта. Так, правообладатель может обратиться в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), которая определяет хостинг-провайдера, обслуживающего владельца сайта, на котором неправомерно размещены объекты авторских или смежных прав, и направляет ему требование принять меры по ограничению доступа к такой информации (статья 15.2 Закона об информации). Если владелец сайта и/или хостинг-провайдер не удаляют информацию и не ограничивают доступ к ней, оператор связи обязан ограничить доступ к незаконно размещенной информации; в случае отсутствия у оператора связи технической возможности ограничить доступ к незаконно размещенной информации оператор связи обязан ограничить доступ к такому информационному ресурсу.
Недавно был принят закон, позволяющий ограничить доступ к сайтам, на которых размещена информация, порочащая честь, достоинство и деловую репутацию, если добровольно исполнительный документ об удалении информации или пресечении доступа не исполняется (Федеральный закон от 23.04.18 № 102-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „Об исполнительном производстве“ и статью 15.1 Федерального закона „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“»). Согласно данному закону если должник добровольно не исполняет требование удалить информацию в сети Интернет, то судебный пристав-исполнитель выносит постановление об ограничении доступа к данной информации и направляет его в Роскомнадзор. Если владелец сайта и/или провайдер не удаляют информацию и не прекращают доступ к ней, то на основании данного постановления сведения вносятся в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, и оператор связи ограничивает доступ к соответствующему интернет-ресурсу.
В действующем законодательстве отсутствует аналогичный механизм пресечения нарушений прав на фотографии, товарные знаки и другие средства индивидуализации. В целях защиты прав на данные объекты интеллектуальной собственности представляется целесообразным установить в законодательстве схожий механизм принудительного исполнения. При отсутствии таких механизмов правообладатели безрезультатно пытаются пресечь нарушения иными способами.
К примеру, в одном из дел правообладатель в целях защиты прав на товарный знак, который использовался на чужом сайте, просил признать информацию, содержащуюся на этом сайте, запрещенной на территории Российской Федерации, обязать Роскомнадзор включить доменное имя в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено (постановление Суда по интеллектуальным правам от 27.12.17 по делу № А40-197381/2016).
В удовлетворении данного требования отказано. Суды исходили из того, что использование товарного знака в сети Интернет может являться нарушением исключительных прав правообладателя на этот товарный знак, но не относится к информации, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Суды отметили, что истец свободен в выборе способа защиты своего нарушенного права, однако избранный им способ защиты должен соответствовать содержанию нарушенного права и спорного правоотношения, характеру нарушения. В тех случаях, когда закон предусматривает для конкретного правоотношения определенный способ защиты, лицо, обращающееся в суд, вправе воспользоваться именно этим способом защиты. Выбор способа защиты своего права лицом, считающим это право нарушенным, осуществляется не только по усмотрению данного лица, но и обусловлен предусмотренным законом кругом возможных способов защиты соответствующего права. С учетом того, что истец в обоснование иска ссылался на нарушение принадлежащего ему исключительного права на товарный знак, он располагал возможностью выбора одного из возможных способов защиты, предусмотренных гражданским законодательством применительно к исключительным правам. В то же время заявленные истцом по этому делу требования к способам защиты интеллектуальных прав не относятся.
В другом деле правообладатель просил запретить ответчику использовать его товарный знак на сайте ответчика и также аннулировать регистрацию доменного имени, которое адресует на сайт с неправомерно размещенными его товарными знаками (постановление Суда по интеллектуальным правам от 13.12.17 по делу № А40-2659/2017). По мнению правообладателя, спорное доменное имя в силу пункта 5 статьи 1252 ГК РФ подлежало аннулированию (изъятию из оборота и уничтожению) как орудие, посредством которого осуществляется нарушение исключительного права компании на принадлежащий ей товарный знак. Суды удовлетворили требование о пресечении нарушения, но отказали в удовлетворении требования об аннулировании домена, указав, что само доменное имя не содержит сходное с товарным знаком обозначение. При отсутствии факта нарушения ответчиком исключительного права истца на принадлежащий ему товарный знак путем регистрации названного доменного имени суды отказали в удовлетворении требования об аннулировании регистрации доменного имени. Суды исходили из того, что защита исключительного права на товарный знак в рассматриваемом случае обеспечена путем установления судом запрета на использование товарного знака истца в сети Интернет на сайте под спорным доменным именем.
Представляется, что в исключительных случаях, когда администратор домена / владелец сайта добровольно не исполняет решение суда о запрете использовать товарные знаки и иные средства индивидуализации на сайте, возможно предъявление требований о пресечении нарушения к хостинг-провайдеру (о прекращении доступа к сайту), к регистратору (о прекращении делегирования домена).
Компетентный суд и претензионный порядок
В КАКОЙ СУД СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ЗАЩИТОЙ ПРАВА?
Как известно, подведомственность дел арбитражным судам определяется исходя из двух критериев (статья 27 АПК РФ):
— связан ли спор с осуществлением экономической деятельности;
— являются ли стороны спора юридическими лицами и/или индивидуальными предпринимателями.
Если данные критерии не соблюдаются, то спор по общему правилу подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции. Однако в законе могут быть предусмотрены исключения из данного правила. В отношении споров в сфере интеллектуальной собственности установлено два таких исключения:
1) если Московским городским судом приняты обеспечительные меры по делу о защите авторских и смежных прав (кроме прав на фотографии), то независимо от субъектного состава такой спор рассматривается в этом суде (статья 26 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации);
2) независимо от субъектного состава подлежат рассмотрению в Суде по интеллектуальным правам споры, указанные в статье 43.4 Федерального конституционного закона от 28.04.95 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» (споры с участием организаций по коллективному управлению правами и споры, которые относятся к компетенции Суда по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции).
Принимая во внимание указанные положения процессуального законодательства, Верховный Суд разъяснил, что спор с участием гражданина может быть рассмотрен в арбитражном суде, только если он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя или если это предусмотрено законом (Обзор судебной практики Верховного Суда № 1 (2014), утвержденный Президиумом Верховного Суда 24 декабря 2014 года, Разъяснения по вопросам, возникающим в судебной практике Судебной коллегии по экономическим спорам, вопрос 4).
Данное разъяснение имеет важное значение для рассмотрения доменных споров, поскольку часто администратором домена выступает гражданин. С учетом указанных разъяснений в настоящее время судебная практика исходит из того, что доменные споры, в которых администратором домена выступает гражданин, не являющийся индивидуальным предпринимателем, не подведомственны арбитражным судам (постановления Суда по интеллектуальным правам от 16.01.17 по делу № А54-7067/2015, от 19.12.17 по делу № А51-29181/2016).
Однако даже если были нарушены правила подведомственности и спор рассмотрен в арбитражном суде, это нарушение не является основанием для отмены судебных актов, если стороны не ссылались на неподведомственность спора в судах нижестоящих инстанций и оно не повлекло нарушение всесторонности, полноты и объективности рассмотрения дела (постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.04.09 и от 28.04.09 № 13798/08, Верховного Суда от 22.09.14 № 301-АД14-1389 и от 19.12.14 № 305-АД14-4869, Суда по интеллектуальным правам от 18.01.16 по делу № А40-86536/2015).
В настоящее время продолжают действовать разъяснения высших судебных инстанций о том, что споры о фирменных наименованиях подведомственны арбитражным судам (пункт 58.6 постановления № 5/29). Скорее всего в данных положениях имелись в виду споры, когда в фирменном наименовании одного юридического лица неправомерно использовано фирменное наименование другого лица.
Но на практике сюда относят также споры о неправомерном использовании фирменного наименования в домене, и в таких случаях спор рассматривается в арбитражном суде (постановления Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.11.13 по делу № А56-43590/2013, Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.05.16 по делу № А40-204664/15, от 28.06.11 по делу № А40-137072/10-27-1178). Хотя встречается в практике и противоположная позиция, согласно которой исключение из правила подсудности должно быть установлено законом; поскольку в законе не установлено правило о рассмотрении спора об использовании фирменного наименования в домене, то такой спор с участием администратора домена — физического лица должен рассматриваться в суде общей юрисдикции (постановление Суда по интеллектуальным правам от 11.11.16 по делу № А40-40785/2016).
В том случае, если участником спора является иностранная организация, при определении компетентного суда следует учитывать недавние разъяснения Верховного Суда, которые даны в постановлении Пленума Верховного Суда от 27.06.17 № 23 «О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом» (далее — постановление № 23).
В силу пункта 9 части 1 статьи 247 АПК РФ арбитражные суды Российской Федерации рассматривают споры, возникшие из отношений, связанных с государственной регистрацией имен и других объектов и оказанием услуг в международной ассоциации информационно-телекоммуникационных сетей Интернет на территории Российской Федерации.
До разъяснений в практике встречались различные точки зрения на то, какие споры имеются в виду в названных положениях процессуального закона.
Согласно одной из них в указанных положениях имеются в виду доменные споры, если спорное доменное имя зарегистрировано в доменной зоне .RU и его регистрация осуществлялась регистратором, находящимся на территории Российской Федерации (постановления Суда по интеллектуальным правам от 02.10.14 и от 13.08.15 по делу № А40 102183/13).
Другая точка зрения подразумевает, что пункт 9 части 1 статьи 247 АПК РФ не применим к доменным спорам, поскольку названная норма права указывает на связь спора именно с государственной регистрацией имен и других объектов в международной ассоциации сети Интернет на территории Российской Федерации, регистрация доменных имен в зоне .RU не носит государственного характера (постановление Суда по интеллектуальным правам от 02.03.16 по делу № А40-129387/2015).
Верховный Суд разъяснил, что в пункте 9 части 1 статьи 247 АПК РФ имеются в виду споры, связанные с защитой прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, товаров, работ, услуг и предприятий, использованные при регистрации доменных имен в российской доменной зоне (национальные домены первого уровня и доменные зоны второго уровня, ориентированные на российскую аудиторию либо включающие сайты на кириллице), а если регистрация осуществлена на территории Российской Федерации (регистратором выступает российское лицо), то и в иных доменных зонах (пункт 14 постановления № 23).
Если речь идет о нарушении исключительного права на сайте, то следует учитывать разъяснения Верховного Суда, которые даны в пункте 15 постановления № 23. Согласно этим положениям арбитражные суды рассматривают споры в случае наличия тесной связи спорного правоотношения с территорией Российской Федерации, в частности если сайт с доменным именем, в отношении которого возник спор (за исключением доменных имен в российской доменной зоне), ориентирован в первую очередь на российскую аудиторию.
При этом территориальная подсудность спора определяется по общим правилам, а в случае невозможности ее определения спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Московской области (пункт 16 постановления № 23).
ПРЕТЕНЗИОННЫЙ ПОРЯДОК
Согласно части 5 статьи 4 АПК РФ определенные споры могут быть переданы на разрешение арбитражного суда только после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию. Сюда относятся гражданско-правовые споры о взыскании денежных средств по требованиям, возникшим из договоров, других сделок, вследствие неосновательного обогащения. Для других споров, возникающих из гражданских правоотношений, претензионный порядок может быть предусмотрен договором или законом.
Такой порядок установлен, в частности, для требований о взыскании компенсации или убытков (пункт 5.1 статьи 1252 ГК РФ). Соблюдение данного порядка необходимо при наличии двух условий, а именно: правообладатель и нарушитель исключительного права являются юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями и спор подведомствен арбитражному суду.
Если соблюдение претензионного порядка является обязательным, но он не соблюден, то суд возвращает исковое заявление (пункт 5 части 1 статьи 129 АПК РФ). Если это обстоятельство обнаружено после принятия искового заявления к производству, то суд оставляет его без рассмотрения (пункт 2 части 1 статьи 148 АПК РФ).
Автор данной статьи полагает, что если в суд заявлено два требования, по одному из которых соблюдение претензионного порядка обязательно, а по второму нет, например о взыскании компенсации и пресечении нарушения, то суд должен принять к рассмотрению требование, по которому соблюдение претензионного порядка не требуется, а в отношении второго требования осуществить одно из вышеуказанных действий. Хотя в практике встречается иной подход (например, дело № А41-71038/2016).
На практике возник вопрос о том, можно ли считать претензионный порядок соблюденным, если в претензии о взыскании компенсации не указан ее точный размер. Суд по интеллектуальным правам в ряде дел высказал позицию о том, что отсутствие точной суммы компенсации в претензии, притом что указан ее предел согласно действующему законодательству, не дает оснований считать претензионный порядок несоблюденным (постановление Суда по интеллектуальным правам от 06.09.17 по делу № А36-4975/2017, от 04.10.17 по делу № А36-4974/2017). Суд указал, что установление обязательности досудебной стадии призвано обеспечить более оперативное, менее формализованное и затратное (в сравнении с судебным процессом) разрешение споров; российским законодательством не установлено каких-либо требований или условий к форме и содержанию претензионного письма, подлежащего направлению в соответствии с положениями части 5 статьи 4 АПК РФ; претензия должна недвусмысленным образом говорить о наличии материально-правового спора, подлежащего урегулированию сторонами, а те вопросы, которые не урегулированы применительно к порядку досудебного урегулирования споров, могут быть реализованы сторонами по своему усмотрению. Суд должен учитывать специфику рассматриваемой категории дел, связанную с требованиями о взыскании компенсации на основании подпункта 1 статьи 1301 ГК РФ, подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, заключающуюся в том, что законодательством установлены лишь минимальный и максимальный пределы компенсации, которая может быть предъявлена ко взысканию и взыскана судом, в связи с чем сумма компенсации определяется правообладателем по своему выбору, вместе с тем итоговая сумма взыскиваемой компенсации определяется судом исходя из характера нарушения.
Кроме того, статьей 49 АПК РФ прямо предусмотрено право истца при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.
Учитывая специфику требования о взыскании компенсации, рассчитываемой судом в пределах от 10 тыс. до 5 млн рублей с учетом обстоятельств дела, представляется, что изменение размера этих требований в суде (увеличение или уменьшение) по сравнению с тем, что было указано в претензии, не дает основания для возврата или оставления заявления в соответствующей части без рассмотрения. В противном случае лицо не сможет реализовать данное требование в отдельном процессе, поскольку предъявление требований о том же предмете и на том же основании недопустимо (пункт 2 части 1 статьи 127.1, пункт 2 части 1 статьи 150 АПК РФ).
На практике также возникает вопрос о том, необходимо ли соблюдать претензионный порядок в случае привлечения в дело второго ответчика или соответчика. Данный вопрос является спорным, высказываются различные точки зрения (см., например, протокол заседания Научно-консультативного совета при Арбитражном суде Московского округа от 21.04.17 № 136). 6 http://www.fasmo.arbitr.ru/ node/15789/
В одном из дел исковое заявление в отношении соответчика, который был привлечен по инициативе истца и в отношении которого не был соблюден претензионный порядок, было оставлено без рассмотрения. В кассационной жалобе истец указывал на то, что поскольку соответчик был привлечен к участию в деле уже в ходе судебного разбирательства, то у него отсутствовала возможность для соблюдения установленного законодательством требования о направлении досудебной претензии в адрес указанного лица. Суд по интеллектуальным правам, рассматривая данную жалобу, признал доводы необоснованными. Суд отметил, что претензионный порядок урегулирования спора направлен на его оперативное разрешение и служит дополнительной гарантией защиты прав. Вместе с тем суть претензионного порядка заключается не в исполнении истцом некой формальности, а в предоставлении сторонам дополнительной возможности разрешить спор вне суда. Суд учел, что на момент принятия решения суда первой инстанции не истек тридцатидневный срок на урегулирование спора после передачи истцом соответчику претензии. При изложенных обстоятельствах суд пришел к выводу, что на момент принятия резолютивной части решения истец и соответчик не исчерпали все возможности для мирного урегулирования возникшего спора во внесудебном порядке. На момент предъявления иска истец не мог не знать о лице, которое является предполагаемым нарушителем его исключительных прав. В такой ситуации ошибочное или намеренное предъявление иска не к тому лицу, которое являлось нарушителем, не могло освободить истца от соблюдения обязательного досудебного порядка при привлечении к участию в деле в качестве ответчика того лица, которое являлось нарушителем.
Иное толкование процессуального закона, по мнению суда, дезавуирует предусмотренный законом обязательный досудебный порядок, поскольку любое лицо, с целью его избежания, будет вправе предъявить иск к заведомо ненадлежащему ответчику (с соблюдением досудебного порядка), а впоследствии без его соблюдения привлечь надлежащего ответчика к участию в деле (постановление Суда по интеллектуальным правам от 29.06.17 по делу № А82-5497/2016).
