Понятие «исчерпание прав» и тенденции судебной практики
С последней подробной публикации автора на обозначенную тему1 произошло много изменений. В настоящей статье ставится задача обрисовать нынешнее положение, указать происшедшие изменения, раскрыть возникшие неоднозначные вопросы и сообщить о системе эффективных средств защиты от параллельного импорта (оборота). 1 Дмитриев В. В. Импорт товара, маркированного товарным знаком, нельзя осуществлять без согласия правообладателя // Арбитражная практика. 2011. № 10.
Вопрос рассматривается сугубо из действующего законодательства, не ставится несвойственная юристу задача определения полезности или вредности действующего принципа исчерпания исключительного права, — это сделано соответствующими специалистами2. 2 См., в частности: Легализация параллельного импорта и ее влияние на товарные рынки России: аналитический отчет / Отв. ред. В. В. Радаев. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2011.
Понятие «исчерпание прав» кратко можно сформулировать так: правообладатель теряет исключительное право запрещать использование товарного знака после того, как товары с нанесенным на товар (упаковку, этикетки) товарным знаком были правомерно введены в гражданский оборот. Определение действующего в Российской Федерации (таможенном союзе) принципа исчерпания исключительного права на товарный знак раскрыто в статье 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) и в статье 13 соглашения от 09.12.10 «О единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности», заключенного Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации. Исключительное право правообладателя утрачивается с пересечением товаром с товарным знаком таможенной границы, при условии что ввоз товара в Российскую Федерацию (таможенный союз) совершен с согласия правообладателя.
До 2009 года ввезенный в Россию без согласия правообладателя товар признавался контрафактным и конфисковывался судами по заявлению таможни. 3 февраля 2009 года было принято постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее — ВАС РФ) № 10458/08 по делу № А40-9281/08-145-128, признавшее незаконной конфискацию товара, на котором товарный знак размещен с согласия правообладателя, независимо от того, что товар ввозится в Российскую Федерацию без его согласия. С этого момента арбитражная практика по статье 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ) стала постепенно меняться и перед правообладателями встал вопрос, как теперь противостоять несанкционированному импорту.
В результате была предпринята попытка исковой защиты, сначала в Москве как логистическом центре России. Речь идет о защите прав на товарные знаки Kayaba (дела № А40-41910/09-27-380, А40-2250/09-51-27) и Guinness (дела № А40-143317/09-27-1028, А40-46674/10-12-279, А40-79472/10-143-682, А40-85958/10-27-746). В исках было отказано в двух инстанциях. В кассационном порядке судебные акты не обжаловались. Однако после этого впервые в России такой иск был удовлетворен Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (дело № А56-20519/2009), решение которого было поддержано судами следующих инстанций. При этом, начиная с апелляционной инстанции, представителями ответчиков выступали те же лица, с участием которых сформировалась противоположная практика в Москве. Так были созданы предпосылки для изменения московской арбитражной практики по данной категории дел и для ее распространения на остальную территорию России, что и было сделано в деле № А40-60322/10-12-360 по защите прав на товарный знак Krušovice. Причем в иске было отказано полностью как Арбитражным судом города Москвы, так и Девятым арбитражным апелляционным судом. Лишь ФАС Московского округа, отменив судебные акты и направив дело на новое рассмотрение в части определения размера компенсации, удовлетворил иск в части неимущественного требования о запрете использования товарного знака любым способом с их перечислением из статьи 1484 ГК РФ.
На настоящий момент по всей России, буквально от Калининграда (например по товарному знаку Wella — дело № А21-3526/2010) до Владивостока (например по товарному знаку GOO.N — дела № А51-10020/2011, А51-3538/2011) рассмотрено большое количество арбитражных дел по искам правообладателей против лиц, осуществляющих ввоз в Российскую Федерацию (таможенный союз) без согласия правообладателей самых разных оригинальных (подлинных) товаров с товарными знаками, а также против лиц, предлагающих к продаже такие товары.
Налицо тенденция к увеличению количества подобных дел.
Постепенно сложилась в большей мере правильная судебная практика3, даже, по мнению автора статьи, иногда с крайностями в пользу правообладателей (удовлетворение требований об изъятии и уничтожении товара, о взыскании двукратной компенсации стоимости контрафактного товара или права пользования товарным знаком). 3 По вопросам параллельного импорта сейчас нет необходимости менять сложившуюся практику. И Высший Арбитражный Суд неоднократно по этим вопросам высказывался. Сейчас параллельный импорт запрещен. Закон исходит из того, что у нас действует территориальный принцип исчерпания прав, и без согласия правообладателя мы не можем допускать ввоз товара, не введенный им самим в оборот на территории России. (См.: Интервью с председателем Суда по интеллектуальным правам Л. А. Новоселовой // zakon.ru/ Discussions/sozdanie_ specializirovannyx_ patentnyx_sudov__ mirovaya_tendenciya/8854)
Сам факт попыток параллельных импортеров изменить закон, легализовав параллельный импорт, свидетельствует о том, что битву за формирование выгодной им судебной практики они проиграли.
Подобные дела рассматриваются в отношении самых разных товаров — от игрушек до автомобилей, вот их далеко не исчерпывающий список: пиво (Clausthaler — дело № А40-22890/13), косметика (L'occitane — дело № А40-92046/10-15-772, Hugo Boss — дело № А40-2712/12-26-23, Ibd — дело № А56-27550/2013, Wella — дело № А40-42355/12-5-395), вино (J. P. Chenet — дело № А47-8910/2012), автотовары (BMW — дело № А41-42709/10, Mersedes-Benz — дело № А41-40116/12, Nissan — дела № А41-42379/12, А41-42585/12, Audi, Volkswagen — дела № А56-36612/2013, А56-36250/2013, А53-14911/2013, Hino — дело № А04-4985/2013, Edge, Magnatec — дела № А53-416/2013, А53-36423/2012, А53-33004/2012), медицинские приборы и т. п. (Roche — дела № А40-92375/2013, А76-12697/2013), одежда (Iceberg — дело № А53-20481/2011), сумки (Delsey — дела № А56-11441/2010, А56-86153/2009), детские товары (подгузники GOO.N — дела № А51-10020/2011, А51-3538/2011 и Merries — дело № А19-21459/2012), автокресла (Romer — дела № А65-29124/2012, А41-38012/2009), коляски (Hartan — дело № А64-11930/2011), часы (Rado, Longines, Omega — дела № А56-31546/2011, А56-10416/2013), электроника (Samsung, Panasonic, Soni), бытовая техника (Miele — дело № А21-2261/2013), инструмент (Bosch). Львиная доля данных дел приходится на Москву.
В то же время в Московском округе при их рассмотрении есть некоторые особенности.
С одной стороны, как правило, отказ в обеспечительных мерах в виде ареста товара, присуждение незначительных по размеру компенсаций по сравнению с присуждаемыми в других регионах.
Так, с одного из наиболее активных незаконных импортеров пива в деле № А40-23850/12-27-216 взыскана компенсация в размере 30 000 руб. при многократно зафиксированных фактах ввоза больших партий ранее и несмотря на судебный запрет. Очевидно, что судебный запрет не пресек незаконную деятельность, налицо прямой умысел в нарушении прав, но вместо выставления требования о выплате повышенной на этом основании компенсации взыскивается, по мнению автора статьи, незначительная сумма, которая однозначно не станет препятствием для продолжения такой деятельности в будущем.
При рассмотрении дел № А41-18346/12, А41-40115/12 за ввоз коммерческой организацией автозапчастей апелляционный суд взыскал минимальную компенсацию в размере 10 000 руб., даже несмотря на неоднократность нарушений (критерий — наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя). По делам № А41-18023/12, А41-40116/12 с того же ответчика за ввоз тех же запчастей взыскана компенсация в размере 20 000 и 10 000 руб.
С другой стороны — первое в России дело об удовлетворении иска об изъятии и уничтожении ввезенного товара, прошедшее все инстанции (№ А40-12515/2011); выраженная в нем правовая позиция нашла отражение и в других делах.
В результате у правообладателей при нахождении ответчиков в Московском округе может возникнуть стремление изменить подсудность через предъявление исков по месту нахождения искусственно привлеченного соответчика.
В целом по России можно выделить рекорды по наиболее понятному критерию — размеру определяемой судом компенсации, которая, как известно, взыскивается по выбору истца за все нарушение в целом или за один случай нарушения.
За нарушение в целом рекордной является компенсация в размере 5 000 000 руб. за незаконное использование товарного знака Abbott (постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 14.02.13 по делу № А45-5005/12, в передаче дела в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора отказано).
За один случай нарушения в виде ввоза товаров по одной таможенной декларации рекордной является компенсация в размере 1 000 000 руб. за незаконное использование товарного знака Guinness (постановление ФАС Московского округа от 18.06.12 по делу № А40-78553/11-110-648, в передаче в Президиум ВАС РФ отказано) и товарного знака Merries (постановление ФАС Дальневосточного округа от 13.06.13 по делу № А51-22505/2012).
При этом под одним случаем нарушения следует понимать не количество товара, с которым совершены незаконные действия (например ввоз в Российскую Федерацию (таможенный союз)), а количество незаконных действий. Так, ввоз по одной таможенной декларации любого количества товара — одно нарушение. Поэтому суд не поддержал требование истца о взыскании компенсации в размере 10 000 руб. за каждую ввезенную единицу товара (бутылку пива) по одной таможенной декларации (дело № А40-23850/12).
Судебная практика по всей России сложилась за редчайшими исключениями сугубо в пользу правообладателей. (Редкие случаи разрешения таких споров не в пользу правообладателей — дела № А40-120846/2012, А40-120849/2012, А40-120847/2012, судебные акты по которым, по мнению автора статьи, не соответствуют практике вышестоящих судов о распределении бремени доказывания законности использования товарного знака, об основаниях освобождения от ответственности и даже о самом понятии незаконного использования товарного знака. — Прим. авт.) Точку по вопросу о правомерности ввоза в Российскую Федерацию без согласия правообладателя товара с товарным знаком поставил Президиум ВАС РФ.
*** В деле № А51-6603/2011 суды трех инстанций Дальневосточного округа признали незаконным приостановление таможней выпуска товара с товарным знаком Yamaha, который оказался впоследствии не контрафактным, а оригинальным, что следовало из поступившего в ответ на запрос таможни письма правообладателя, который к тому же дал согласие на ввоз товара в Российскую Федерацию.
Суды признали приостановление выпуска незаконным, указав на непредставление таможней доказательств запрещения правообладателем ввоза спорного товара в другие страны, в том числе в Российскую Федерацию, и информации о признаках нарушения прав интеллектуальной собственности.
Президиум ВАС РФ отметил, что в силу пункта 1 статьи 331 Таможенного кодекса таможенного союза, если при совершении таможенных операций, связанных с помещением под таможенные процедуры товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, включенных в таможенный реестр, который ведется таможенным органом государства — члена таможенного союза, или в единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности государств — членов таможенного союза, таможенным органом обнаружены признаки нарушения прав интеллектуальной собственности, выпуск таких товаров приостанавливается сроком на 10 рабочих дней. Поскольку на момент предъявления к таможенному оформлению спорных товаров и принятия решения о приостановлении выпуска этих товаров предприниматель не представил доказательств наличия согласия правообладателя данного товарного знака на ввоз упомянутых товаров на территорию России, у таможни имелись основания для приостановления выпуска спорных товаров (постановление Президиума ВАС РФ от 13.11.12 № 6813/12).
Таким образом, для приостановления таможней выпуска товаров на основании статьи 331 Таможенного кодекса таможенного союза достаточно наличия признаков нарушения прав интеллектуальной собственности.
Если бы в таможню сразу вместе с таможенной декларацией, а не после принятия решения о приостановлении выпуска было представлено согласие правообладателя на ввоз товара, то не было бы и признаков нарушения прав интеллектуальной собственности и, как следствие, самого решения о приостановлении.
Указанное постановление Президиума ВАС РФ стало первым, содержащим позицию о незаконности параллельного импорта, что полностью соответствует единообразной за вышеуказанными редчайшими исключениями на данный момент арбитражной практике по всей России.
Понятие «ввоз товаров»
До рассмотрения средств защиты от незаконного ввоза товаров с товарным знаком необходимо определиться с понятием ввоза товаров в Российскую Федерацию (таможенный союз), учитывая неоднозначное понимание в судебной практике.
Понятие ввоза товаров раскрыто в пункте 15 постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.11 № 11 «О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».
Как разъяснено в данном постановлении, при решении вопроса о том, с какого момента считается оконченным административное правонарушение, выразившееся в незаконном использовании товарного знака путем ввоза товара на таможенную территорию Российской Федерации, судам надлежит исходить из следующего.
Под ввозом товаров на таможенную территорию Российской Федерации понимается совершение действий, связанных с фактическим пересечением товарами таможенной границы, и все последующие действия с этими товарами до их выпуска таможенными органами.
С учетом изложенного указанное административное правонарушение является оконченным с момента перемещения товаров, содержащих воспроизведение товарного знака, через таможенную границу Российской Федерации и подачи таможенному органу таможенной декларации и (или) документов, необходимых для помещения товаров под таможенную процедуру, условия которой предполагают возможность введения этих товаров в оборот на территории Российской Федерации.
Таким образом, формально ввоз — это обязательное совершение двух действий — пересечение товаром границы и подача таможенной декларации с режимом «выпуск в свободное обращение» на конкретные товары.
Следовательно, при наличии признаков недостоверного декларирования, то есть при пересечении границы товаром, не указанным в таможенной декларации, такой товар нельзя считать ввезенным в Российскую Федерацию (таможенный союз).
Очевидно, что подобное толкование не является лазейкой для беспрепятственного ввоза в Российскую Федерацию (таможенный союз) товаров с товарным знаком, так как вышеуказанные действия образуют состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 16.2 КоАП РФ, и влекут за собой в том числе конфискацию незадекларированного товара.
Из указанного понятия ввоза исходит и часть арбитражной практики.
*** Так, в решении по делу № А51-22505/2012, прошедшему все четыре инстанции, арбитражный суд указал: «Истец, ссылаясь на нормы подпункта 3 пункта 1 статьи 4, пункта 7 статьи 190 Таможенного кодекса таможенного союза, полагает, что, задекларировав товар по грузовой таможенной декларации, ответчик ввез вышеуказанный товар на таможенную территорию Российской Федерации с заявлением таможенного режима, предполагающего использование вышеуказанных товаров в гражданском обороте на территории Российской Федерации. <…> При квалификации действий как ввоз маркированного товарным знаком товара на территорию Российской Федерации достаточным является факт декларирования такого товара. Указанный вывод подтвержден информационным письмом Президиума ВАС РФ от 13.12.07 № 122 (пункт 15)». Апелляционный суд отметил, что «ответчик предпринял действия, направленные на ввоз на территорию Российской Федерации товаров под чужим товарным знаком (контрафактных товаров), осуществив действия по их вводу в гражданский оборот на территории Российской Федерации путем их заявления к таможенному оформлению для последующего выпуска в свободное обращение на территории России».
*** В решении арбитражного суда по делу № А21-10857/2012, оставленном без изменения апелляционным судом, указано: «Судом установлено, что, подав грузовую таможенную декларацию, ответчик подтвердил факт ввоза вышеуказанного товара на таможенную территорию Российской Федерации с заявлением таможенного режима, предполагающего использование вышеуказанных товаров в гражданском обороте на территории Российской Федерации».
*** В деле № А60-15807/2013 суды полностью отказали в иске именно по причине отсутствия ввоза товара по приведенному правовому обоснованию.
Исходя из вышесказанного следует обозначить собственно эффективные средства защиты от оборота товаров, исключительное право на которые в России не исчерпано:
- внесение товарного знака в таможенные реестры объектов интеллектуальной собственности Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан или в единый (союзный) таможенный реестр для приостановления выпуска товаров таможней;
- исковая защита, в том числе признание действий недобросовестной конкуренцией;
- привлечение к уголовной ответственности.
Приостановление выпуска товаров таможней
Срок приостановления — до 20 рабочих дней. В результате достигается экономический эффект — уменьшение скорости доставки незаконными импортерами, невозмещаемые расходы, связанные с простоем товаров на складе временного хранения.
За срок приостановления выпуска товаров правообладателю целесообразно успеть получить в суде обеспечительную меру в виде ареста товаров, тогда затягивание ответчиком процесса, в частности за счет привлечения в качестве третьего лица иностранного поставщика товара, будет бессмысленным.
Следует отметить, что процедура ex officio не заменяет внесения товарного знака в таможенный реестр, так как данная процедура является разовой мерой, что следует из пункта 35 приказа Федеральной таможенной службы от 25.03.11 № 626 «Об утверждении порядка действий таможенных органов Российской Федерации при принятии мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности»: меры, предусмотренные настоящей главой («Меры, принимаемые таможенными органами при выявлении товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, не внесенные в Реестр»), не применяются в отношении товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, по которым ранее принимались меры в соответствии со статьей 308 Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации» и настоящей главой.
Приостановлению подлежит выпуск не только контрафактного (поддельного), но и ввозимого без согласия правообладателя товара: таможенные органы принимают меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности только в отношении тех товаров, которые содержат объекты авторского права, смежных прав, товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров (далее — объекты интеллектуальной собственности) и ввоз которых в Российскую Федерацию или вывоз из Российской Федерации либо совершение с такими товарами иных действий при их нахождении под таможенным контролем влечет нарушение прав правообладателя в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее — товары, обладающие признаками контрафактных) (пункт 3 вышеназванного приказа Федеральной таможенной службы).
Ошибочный вывод о том, что приостановлению подлежит только выпуск контрафактного товара, можно сделать при поверхностном прочтении приказа из-за неудачно использованного в нем приема юридической техники — «далее — товары, обладающие признаками контрафактных».
Расходы, возникшие у импортера в период приостановления выпуска товара, возмещению не подлежат: правообладатель несет ответственность за убытки, причиненные приостановлением выпуска товаров, если не будет установлено нарушение его прав (пункт 5 статьи 331 Таможенного кодекса таможенного союза).
Исковая защита. Участвующие в деле лица
Нарушителями — ответчиками являются:
- лицо, осуществившее ввоз товара с товарным знаком в Российскую Федерацию (таможенный союз) без согласия правообладателя;
- лицо, предлагающее к продаже товар, приобретенный в Российской Федерации, но ввезенный в Российскую Федерацию (таможенный союз) иным лицом без согласия правообладателя;
- администратор сайта, где осуществляется предложение к продаже ввезенных в Российскую Федерацию (таможенный союз) без согласия правообладателя товаров с товарным знаком;
- указанное на сайте осуществляющее управление интернет-магазином лицо, не являющееся администратором сайта.
Непривлечение к участию в деле иностранного поставщика товара может явиться основанием к безусловной отмене судебного акта в силу пункта 4 части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (принятие судом решения о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле) (дело № А40-60322/10-12-360). Однако иностранного поставщика товара привлекают, как правило, только в Московском округе. В других судах его непривлечение к участию в деле не рассматривается как безусловное основание отмены.
Обеспечительные меры
Как известно, обеспечительные меры не должны совпадать с предметом иска, поэтому обеспечительной мерой может быть только арест товаров, а не запрет ответчику осуществлять любые действия, направленные на введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров с товарным знаком. При совпадении обеспечительной меры с предметом иска мера подлежит замене (например постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 07.09.11 по делу № А51-10020/2011).
Целью принятия обеспечительных мер является препятствование поступлению товаров в гражданский оборот России и затягиванию процесса ответчиком.
В интересах правообладателя — принятие судом и исполнение обеспечительной меры до выпуска таможней товара в свободное обращение. Тогда при принятии судом решения о запрете использования товарного знака любым способом без согласия правообладателя товар фактически не будет выпущен в свободное обращение. Единственным выходом для ответчика останется замена ареста товара на запрет его выпуска в свободное обращение и его реэкспорт, что не нарушает права и законные интересы правообладателя (например определение Арбитражного суда Приморского края о замене обеспечительных мер от 20.06.12 по делу № А51-10020/2011).
Принятию обеспечительной меры способствует предъявление требования об изъятии и уничтожении товара.
Исковые требования. Запрет использования товарного знака любым способом (запрет «на будущее»)
Цели предъявления требования о запрете «на будущее»:
- фактическое недопущение поступления товара в гражданский оборот Российской Федерации;
- возбуждение уголовного дела по статье 315 Уголовного кодекса Российской Федерации при продолжении лицом противоправной деятельности (неисполнение решения суда), в том числе для сбора доказательств к новому иску: определение круга нарушителей (продавцов незаконно ввезенного товара), цены реализации товара и полученных нарушителем от реализации товара средств (для определения размера компенсации).
Правовым основанием названного требования является подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ, согласно которому защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, — к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.
К сожалению, данное требование не всегда удовлетворяется судами со ссылкой на то, что истцом не доказано наличие оснований для необходимости судебного пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.
Исходя из положений статьи 11 ГК РФ и статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебная защита нарушенных прав направлена на восстановление таких прав, то есть целью судебной защиты является восстановление нарушенного или оспариваемого права и, следовательно, избранный способ защиты нарушенного права должен соответствовать такому праву и быть направлен на его восстановление.
Принимая во внимание, что каких-либо доказательств наличия намерений или приготовлений со стороны ответчика к ввозу на территорию Российской Федерации иных товаров, маркированных товарными знаками истца, суду не представлено, учитывая также разовый характер (единичный случай) ввоза, более того, случайно совершенный, так как поставщик загрузил в данный контейнер спорный товар заблаговременно и своевольно, отсутствие доказательств, подтверждающих, что ответчик предлагает к продаже либо осуществляет реализацию на территории Российской Федерации товаров, маркированных товарными знаками истца, подтверждающих перемещение либо фактическое нахождение непосредственно у ответчика спорных товаров, их нахождение у таможни, а также то, что запрет третьим лицам на использование товарного знака любым не противоречащим закону способом без согласия правообладателя установлен законом (статьи 1229, 1484 ГК РФ), удовлетворение исковых требований истца в части абстрактного запрета ответчику осуществлять использование спорных товарных знаков не направлено на восстановление нарушенного права и не предоставляет никаких дополнительных гарантий против повторного их нарушения.
Указанная правовая позиция сформулирована в целом ряде судебных актов (постановления Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.12.11 по делу № А56-5893/2011, Десятого арбитражного апелляционного суда от 17.12.12 по делу № А41-18346/12, ФАС Московского округа от 10.06.10 по делу № А41-39651/09, в передаче которого в Президиум ВАС РФ отказано).
Однако правомерность запрета «на будущее» поддержана Президиумом ВАС РФ в деле о нарушении прав на товарный знак: «Запретить обществу с ограниченной ответственностью размещать обозначение „С ПЫЛУ, С ЖАРУ“ на упаковках товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг» (постановление Президиума ВАС РФ от 17.04.12 № 16577/11 по делу № А40-2569/11-27-22).
Изъятие и уничтожение товара
Несмотря на то что автор, за редким исключением, представляет в делах, рассматриваемых в настоящей статье, правообладателей, а судебная практика об удовлетворении требования об изъятии и уничтожении товара крайне выгодна последним, по принципу «Платон мне друг, но истина дороже», тем не менее считаем его не подлежащим удовлетворению.
Статья 1515 ГК РФ является специальной нормой по отношению к общей норме статьи 1252 ГК РФ, а посему подлежит приоритетному применению (lex specialis derogat legi generali).
Однако имеется целый ряд судебных актов, которыми данное требование все же удовлетворено (дела № А40-12515/11-27-104, А41-42585/12, А41-42379/12, А51-22505/2012, А21-10857/2012, А21-10966/2012, А19-21459/2012).
Есть и примеры отказа в требовании об изъятии и уничтожении товара, но, на наш взгляд, с нечетким обоснованием (дела № А53-33004/2012, А53-14911/2013). Тринадцатый арбитражный апелляционный суд, отказав в данном требовании постановлением от 25.11.13 по делу № А56-10416/2013, дал развернутую мотивировку, но опять-таки отличающуюся от предложенной выше автором статьи.
В еще большей степени не согласимся с обоснованностью требования о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных товаров или права пользования товарным знаком, удовлетворенного, в частности, в делах № А26-2125/2011, А21-10857/2012, А21-10966/2012, А72-7016/2013.
Признание действий с товаром, исключительное право на который в Российской Федерации не исчерпано, недобросовестной конкуренцией
Известно, что Федеральная антимонопольная служба поддерживает изменение принципа исчерпания исключительного
права с национального (регионального) на международный. Более того, предпочитает не считать недобросовестной конкуренцией действия с товаром, исключительное право на который не исчерпано, и при нынешнем принципе исчерпания. Поэтому в практике Федеральной антимонопольной службы известен только один случай признания недобросовестной конкуренцией действий по не согласованному с правообладателем ввозу товара с товарным знаком в Российскую Федерацию, правомерность которого была поддержана судами (судебные акты двух инстанций по делу № А56-73827/2010).
Вместе с тем о правовых основаниях для признания недобросовестной конкуренцией действий лица, которое первым ввело в оборот на территории Российской Федерации товар, исключительное право на который в Российской Федерации не исчерпано, указал еще Пленум ВАС РФ в пункте 17 вышеупомянутого постановления от 17.02.11 № 11 «О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».
Целесообразность применения данного способа защиты обусловлена жесткостью санкций по статье 14.33 КоАП РФ.
Учитывая пассивность Федеральной антимонопольной службы в возбуждении таких дел при ввозе (обороте) без согласия правообладателя оригинальных товаров, целесообразно не подавать заявления о признании действий недобросовестной конкуренцией в антимонопольный орган, а сразу обращаться с таким иском в суд.
Возможность этого прямо предусмотрена пунктом 20 постановления Пленума ВАС РФ от 30.06.08 № 30 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства».
После судебного признания действий недобросовестной конкуренцией антимонопольный орган уже не сможет не привлечь нарушителя к ответственности по статье 14.33 КоАП РФ.
Особенности борьбы с параллельным оборотом товаров в Интернете
Единообразная практика по этому сегменту споров в настоящее время не сложилась по принципиальному вопросу — о надлежащем ответчике. Кто им является: администратор домена, фактически использующее домен лицо (интернет-магазин), не являющееся его администратором, или оба?
Администратор домена — лицо, на имя которого зарегистрировано доменное имя.
Имеются судебные акты о поддержке каждого из вышеуказанных вариантов.
Так, по делам № А40-120854/2012 и А40-90906/12-26-771 ответчиком признан только администратор домена, с указанием во втором случае на то, что домен по статье 607 ГК РФ не может быть предметом договора аренды.
В делах № А40-136427/2012, А40-139019/2012, А40-136992/2010 высказана позиция, что ответственным за нарушение исключительных прав является указанное на сайте осуществляющее торговлю лицо — фактический пользователь домена.
Оба названных лица как совместно причинившие вред признаны ответчиками солидарно (дела № А40-148305/2012, А40-147114/2012) или в долях (постановление ФАС Северо-Западного округа от 18.07.12 по делу № А56-31546/2011, в передаче данного дела в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора отказано; дела № А40-76094/12, А40-72169/12-26-610, А40-105847/12-26-905, А40-105854/12-26-904, А40-133847/12, А56-10107/2013, А56-27550/2013, А56-20083/2013, А56-10416/2013). Причем непосредственный причинитель вреда, с чем согласен автор статьи, должен нести бóльшую долю ответственности.
Представляется, что освобождение администратора домена от ответственности по причине передачи им домена в аренду ошибочно, так как нарушающая исключительные права информация не может появиться на сайте без того или иного участия администратора домена. Он либо размещает на сайте переданную ему информацию, либо передает арендатору домена коды доступа к нему. И то и тем более другое достоверно указывает на наличие его вины в нарушении исключительного права, непроявление им должной степени внимательности и осмотрительности.
В соответствии с Правилами регистрации доменных имен в доменах .RU и . РФ, утвержденными решением Координационного центра национального домена сети Интернет от 05.10.11 № 2011-18/81 (cctld.ru/ru/docs/rules.php), являющимися обязательными для участников правоотношений по регистрации доменных имен в доменах .RU и . РФ, администратор домена самостоятельно определяет порядок использования домена, несет ответственность за выбор доменного имени, возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и использованием доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями.
С вышеуказанными документами администратор домена соглашается при заказе услуги регистрации доменного имени (договор присоединения).
Таким образом, данное правило не может быть изменено договором аренды (даже если не вдаваться в вопрос о его правомерности).
Согласно Регламенту регистрации доменов в доменах .RU и . РФ домен — область пространства иерархических имен сети Интернет, которая обозначается уникальным доменным именем, обслуживается набором серверов доменных имен (DNS) и централизованно администрируется администратором домена. Для каждого зарегистрированного доменного имени определен единственный администратор.
В соответствии с Правилами регистрации доменных имен в домене .RU администратор домена как лицо, заключившее договор о регистрации доменного имени, осуществляет администрирование домена, то есть определяет порядок использования домена. Право администрирования существует в силу договора о регистрации доменного имени и действует с момента регистрации доменного имени в течение срока действия регистрации.
Следовательно, ответственность за содержание информации на сайте администратора домена должен нести администратор домена, поскольку фактическое использование ресурсов сайта невозможно без участия в той или иной форме администратора домена, являющегося лицом, создавшим соответствующие технические условия для посетителей своего интернет-ресурса.
Отвечать за нарушение прав третьих лиц содержанием домена должны каждый по отдельности — непосредственный причинитель вреда как лицо, владеющее и использующее домен по соглашению с его администратором, и администратор домена как лицо, отвечающее перед третьими лицами за содержание домена по правилам регистрации доменов в зоне .RU, к которым администратор домена присоединился при его регистрации.
Другое толкование названных правил — что за содержание домена отвечает не его администратор, а лишь непосредственно использующее домен лицо — ведет к злоупотреблениям. Так, в деле № А40-136427/2012 суды двух инстанций отказали в иске к администратору домена, взыскав компенсацию лишь с его арендатора. После принятия судом решения продавец в данном домене был изменен на иное лицо.
Таким образом, при возобновлении нарушения исключительных прав отвечать опять будет не администратор домена, а якобы управляющее доменом аналогичное номинальное лицо. В итоге — те же иски, загрузка суда и оставление права правообладателя нарушенным. Поэтому администратор домена не должен быть безнаказанным за содержание своего домена в целях гарантии прекращения нарушений.
Только 19 декабря 2013 года Суд по интеллектуальным правам в постановлении по делу № А40-139018/2012 ответил на данный вопрос, оставив в силе судебные акты о привлечении к ответственности за нарушение прав на товарный знак как администратора домена, так и его фактического пользователя, чем, можно надеяться, положил начало единообразию арбитражной практики по нему.
В спорах о нарушениях исключительных прав в сети Интернет вопрос об обеспечительных мерах может быть еще более важным. Если на домен не наложить арест, не запретить администратору домена передавать права на него, в связи с чем регистратор домена откажет в передаче прав на домен, то весь судебный спор может оказаться бессмысленным.
Так, почти полтора года длился суд по делу № А56-31546/2011 о запрете использования товарного знака для часов Longines в интернет-магазине на сайте www.bestwatch.ru. Иск был удовлетворен, но, так как истец не просил о принятии вышеуказанной обеспечительной меры, ему пришлось снова обратиться в суд к новому администратору того же домена с тождественным иском о защите того же товарного знака в связи с предложением часов к продаже на том же сайте, поскольку ввиду отсутствия обеспечительной меры администратор домена сменился (дело № А56-10416/2013).
Однако зачастую суды отказывают в принятии обеспечительной меры, ссылаясь на то, что не приведены доказательства, указывающие на необходимость ее принятия, например смена администратора домена. Но, как справедливо указал Тринадцатый арбитражный апелляционный суд при рассмотрении дела № А56-43590/2013, сама по себе категория спора, учитывая высокую оборотоспособность доменных имен, является достаточным основанием для принятия обеспечительной меры в виде запрета менять администратора и регистратора домена.
Споры об исчерпании исключительного права на товарный знак в Суде по интеллектуальным правам
Едва начав работу, Суд по интеллектуальным правам внес существенные изменения в практику рассмотрения споров об исчерпании исключительного права на товарный знак постановлениями по делам № А40-95929/2011, А40-93595/2011, А40-96129/2011, прежде всего по первому, в котором поставлено под сомнение право исключительного лицензиата на иск. В двух других разрешался вопрос о возложении на истца судебных расходов в виде расходов на представителя при уменьшении судом размера компенсации, то есть в наиболее часто встречающихся ситуациях.
Налицо кардинальное изменение сложившейся практики рассмотрения кассационными судами дел обозначенной категории (№ А23-1846/2011, А40-24307/12; в передаче дел в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора отказано).
Распределение судебных расходов
Объективно говоря, дела № А40-93595/2011, А40-96129/2011 не могли быть разрешены Судом по интеллектуальным правам по-другому. Данный суд в этих делах пересматривал судебные акты, в которых было отказано во взыскании с истца части судебных расходов — на представителя. Но при этом уже вступили в силу судебные акты, которыми на истца была возложена часть государственной пошлины в связи с уменьшением судом размера компенсации. Поэтому Суд по интеллектуальным правам был связан неподачей жалоб истцом на решения и их вступлением в законную силу, в связи с чем у него не было оснований не взыскать с истца часть других судебных расходов (на представителя), раз на истца уже была возложена часть расходов на уплату государственной пошлины.
Эти дела интересны тем, что показывают опасность сохранения практики Арбитражного суда города Москвы и Девятого арбитражного апелляционного суда (например дело № А40-79447/11-5-493) по возложению на истца части государственной пошлины при уменьшении судом размера компенсации, так как впоследствии может быть поставлен вопрос о взыскании с истца куда больших сумм — расходов на представителя. А в практике уже известны случаи взыскания на этом основании крупных сумм.
В то же время при снижении судом размера компенсации судебные расходы в полном размере подлежат взысканию с ответчика, что следует из практики как ФАС Московского округа (например постановление от 15.06.11 по делу № А40-164156/09-143-758, в передаче которого в Президиум ВАС РФ для пересмотра было отказано), так и других судов (например постановление ФАС Северо-Западного округа от 18.07.12 по делу № А56-31546/2011, в передаче которого в Президиум ВАС РФ было также отказано).
Учитывая, что взысканные решением суда денежные средства представляют собой меру гражданско-правовой ответственности за нарушение исключительного права на товарный знак и, так же как неустойка за нарушение обязательств, носят компенсационный характер по отношению к возможным убыткам потерпевшей стороны, при этом в обоих случаях суд наделяется полномочиями по уменьшению размера взыскиваемой суммы, необходимо при рассмотрении вопроса о распределении судебных расходов применять разъяснения ВАС РФ, изложенные в пункте 9 постановления Пленума ВАС РФ от 20.03.97 № 6 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами законодательства Российской Федерации о государственной пошлине», согласно которому при уменьшении арбитражным судом размера неустойки на основании статьи 333 ГК РФ расходы истца по государственной пошлине подлежат возмещению ответчиком исходя из суммы неустойки, которая подлежала бы взысканию без учета ее уменьшения.
Поэтому налицо различная судебная практика разных судов по одному и тому же вопросу, что с позиции АПК РФ делает необходимым его разрешение Президиумом ВАС РФ.
Описанный в вышеуказанных делах Суда по интеллектуальным правам подход не ведет к эффективной защите прав интеллектуальной собственности. Суд присуждает конкретный размер компенсации на практике в большой степени на основе внутреннего убеждения, которое не может быть известно истцу. Таким образом, правообладатель сталкивается с «обоюдоострой» проблемой — заявлять маленькую компенсацию, которая не способна пресечь повторение правонарушений в будущем, чтобы суд ее не уменьшил и не возложил на него часть судебных расходов, или заявлять адекватную потенциально способную прекратить повторение правонарушений в будущем компенсацию, но с риском получить судебные расходы, прежде всего в виде расходов на представителя.
Коллегия судей ВАС РФ после написания вышеуказанной части статьи передала в Президиум ВАС РФ для пересмотра судебные акты о полном взыскании расходов на государственную пошлину с ответчика, несмотря на снижение судом размера компенсации (дело № А51-22505/2012). Коллегия судей предложила Президиуму несколько вариантов правильного разрешения.
В связи с этим, по принципу «из худшего выбираем лучшее», изложенная в определении о передаче дела в Президиум ВАС РФ для пересмотра позиция о том, что является излишне уплаченной и подлежащей возврату государственная пошлина в размере, превышающем сумму государственной пошлины, подлежащей взысканию с размера взысканной компенсации, представляется более предпочтительной.
Права исключительного лицензиата
Мотивировочная часть постановления Суда по интеллектуальным правам представляется неконкретной, поэтому в отношении нее во многом можно лишь догадываться.
По нашему мнению, суд отказал в иске потому, что не признал нарушенным право исключительного лицензиата на маркировку производимой им продукции товарным знаком ввозом в Российскую Федерацию товара иностранного производства с тем же товарным знаком. Притом что в лицензионном договоре право лицензиата на ввоз в Российскую Федерацию товара с товарным знаком отсутствовало.
В то же время, на взгляд автора статьи, успешно проведшего это дело в Арбитражном суде города Москвы, с данным постановлением Суда по интеллектуальным правам нельзя согласиться.
Право на ввоз товара в Российскую Федерацию — не предмет лицензионного договора, так как на ввоз необходимо лишь согласие правообладателя (односторонняя сделка). Лицензионный договор заключается именно на право маркировки (производства) продукции товарным знаком.
Местному производителю ввоз товара иностранного производства с товарным знаком будет мешать, так как это составит конкуренцию его производству, поэтому отрицательное влияние на его права и законные интересы несанкционированного правообладателем ввоза товаров с товарным знаком в Российскую Федерацию налицо.
Представляется ошибочной ссылка Суда по интеллектуальным правам на постановление Президиума ВАС РФ, где рассматривался совершенно отличный по правовой природе от лицензионного договора агентский договор.
Если данное постановление Суда по интеллектуальным правам сохранит силу, то, по принципу «умный в гору не пойдет, умный гору обойдет», следует рекомендовать лицензиатам для получения права на иск включать в лицензионный договор право на ввоз товара в Российскую Федерацию и придать реальность этому по сути притворному условию договора ввозом небольшой партии товаров иностранного производства с товарным знаком, например с целью изучения потребительского спроса.
Уголовная ответственность за незаконное использование товарного знака (статья 180 Уголовного кодекса Российской Федерации)
Имеется прошедший все инстанции обвинительный приговор по делу о незаконном использовании товарного знака Creative (определение Свердловского областного суда от 25.11.09 по делу № 22-10966, в передаче дела для пересмотра в президиум суда отказано).
На практике по понятной причине наиболее удобным элементом объективной стороны правонарушения является не размер ущерба, а неоднократность.
Заключение
Таким образом, представляется, что в России на данный момент система эффективных средств защиты от оборота товаров, исключительное право на которые в России не исчерпано, существует, но тем не менее в полном объеме не используется на практике ни одним правообладателем.
